À qui appartient la « peau » ? “SKKN” de Kardashian face à l’ambiguïté de la marque

Bloomberg Law
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La ligne de soins de la peau tant attendue de Kim Kardashian devrait être lancée mardi malgré un brouillard d’incertitude juridique entourant sa proposition de marque “SKKN by Kim”.

Les avocats de la propriété intellectuelle affirment que l’entreprise commerciale du mannequin et de la star de télé-réalité a suscité un débat de longue date sur la question de savoir si quelqu’un peut détenir les droits sur un mot commun comme “peau”, et il a été accusé que la famille Kardashian vole la propriété intellectuelle des femmes de couleur .

Kardashian a déposé 17 demandes de marque entre mars et juillet 2021 pour SKKN by Kim, une marque proposée qui pourrait remplir tout un magasin TJ Maxx de produits: cosmétiques, crèmes et sérums pour le visage, vitamines et suppléments, articles pour la maison, linge de maison, produits de douche, exercice des tapis, des étuis pour téléphones portables et même des caves à vin.

Quelques jours seulement avant que ses premières demandes ne soient publiées sur le site Web de l’Office américain des brevets et des marques le 30 mars 2021, Beauty Concepts LLC a déposé sa propre demande de marque pour son nom commercial, SKKN+. La société, basée dans le quartier de Brooklyn à New York, a déclaré qu’elle utilisait la marque depuis au moins 2018 pour proposer des services de salon.

Quelques mois plus tard, en septembre, le mannequin Lori Harvey a déposé une demande pour protéger sa propre marque de soins de la peau, SKN by LH, qui a été lancée en octobre.

Les demandes de marque de Kardashian ont incité Beauty Concepts à s’opposer à plusieurs des enregistrements et à envoyer à l’équipe de Kardashian une lettre de cessation et d’abstention. La Commission de première instance et d’appel des marques négocie actuellement les négociations entre les marques en duel, et la commission a suspendu l’examen de toutes les marques en attente de Kardashian jusqu’à ce que l’affaire soit conclue.

SKN by LH a également déposé des documents indiquant qu’il pourrait former des oppositions ultérieurement, bien que la date limite pour le faire soit passée au printemps.

Marque “Peau”

La façon dont le TTAB résout le défi SKKN + pourrait affecter un certain nombre d’autres demandes de marque en attente couvrant toutes des variantes du mot «peau».

“Il est intéressant que nous assistions à cette bataille autour d’un mot, la peau – que ce soit SKKN ou SKN – qui est largement sollicitée en relation avec différents produits de beauté”, a déclaré Shana Thomas, avocate en propriété intellectuelle chez LVLUP Legal, une société qui travaille avec des créateurs de contenu. “La façon dont cela finira par ouvrir la voie à toutes ces autres applications.”

L’une des principales questions auxquelles le TTAB doit répondre est de savoir si les variantes de « peau » décrivent simplement des produits et services de soins de la peau, ou si les orthographes ajoutent un élément distinctif qui mérite une protection renforcée.

« La marque est-elle suffisamment distinctive pour dire qu’ils devraient en être les propriétaires exclusifs ? C’est vraiment le gros problème ici », a déclaré Ticora Davis, avocate en propriété intellectuelle qui dirige le cabinet d’avocats The Creators Law Firm.

Le TTAB refuse généralement d’enregistrer des marques qui décrivent simplement le produit ou le service offert, par exemple, “Creamy” pour représenter une marque de yaourt ou “New York’s Best Bagels” pour une boulangerie de Brooklyn. Cependant, si une entreprise peut prouver que la marque descriptive a une association de produit distincte – par exemple, en ajoutant “par Kim” – le conseil pourrait être plus susceptible d’accorder la protection.

La marque pourrait chercher à “renforcer ses propres droits en relation avec le statut de célébrité de Kim”, selon Ivy McNeill, avocate fondatrice du cabinet de propriété intellectuelle Canary and Hedge.

Les avocats de Kardashian ont fait valoir au TTAB que Beauty Concepts ne devrait pas avoir de droits exclusifs sur la marque SKKN + en raison de sa nature descriptive, ce qui permet à Kardashian d’opérer également dans l’espace. Si Kardashian réussit à enregistrer sa marque similaire, elle pourrait ouvrir la voie à Harvey pour faire valoir la même chose dans sa propre procédure d’enregistrement de marque en cours.

C’est toujours une stratégie risquée et pourrait réduire la protection de l’image de marque de Kardashian.

“La peau est très descriptive, même si vous ajoutez un autre ‘k'”, a déclaré Davis. “Si vous avez une marque très descriptive, bien souvent, ils ne vous permettront pas d’être le propriétaire exclusif de ce nom.”

Le conseil d’administration examinera également toutes les catégories de produits qui se chevauchent entre les marques, en analysant si les consommateurs sont susceptibles d’être déconcertés par les produits verticaux et de marque similaires. L’équipe juridique de Kardashian a fait valoir que les droits de SKKN + “semblent être étroitement limités aux services de soin du visage offerts à partir d’un seul endroit à Brooklyn”.

Kardashian a déjà abandonné deux demandes de marque qui auraient couvert les services de salon, la principale catégorie dans laquelle SKKN+ opère.

Michelle Miller, qui dirige le cabinet de propriété intellectuelle du cabinet d’avocats Brillionaires, a déclaré que cette décision pourrait être considérée comme un geste de bonne foi, plaçant Kardashian dans une position plus forte pour coexister avec la marque tout en obtenant son propre enregistrement.

L’équipe de Kardashian est d’avis que “votre utilisation antérieure ne couvre pas nécessairement tout ce qui est beauté, tout ce qui est cosmétique”, a déclaré Miller. “Je crois vraiment que l’équipe juridique de Kim Kardashian est sur quelque chose.”

Pourtant, SKKN + pourrait trouver du terrain dans ses affirmations selon lesquelles il prévoyait de se développer dans une gamme de produits de soins de la peau et que la gamme de Kardashian pourrait empêcher cela.

« Dans ce cas, je pense que les marques sont très similaires. Les marchandises semblent être identiques ou étroitement liées. Lorsque ces deux facteurs pèsent en faveur de la contrefaçon, vous avez généralement un très bon dossier », a déclaré Michael T. Smith, avocat spécialisé en propriété intellectuelle chez Birch, Stewart, Kolasch & Birch LLP.

Bien que la procédure TTAB en cours n’empêche pas le lancement de la ligne de Kardashian, SKKN + pourrait décider de demander une injonction au tribunal de district fédéral pour mettre fin à l’utilisation de la marque. Bien que le TTAB ne puisse accorder que l’enregistrement de la marque, une action en justice fédérale pourrait permettre au salon d’arrêter les ventes de Kardashian et d’obtenir des dommages et intérêts. Mais c’est un effort long et coûteux, surtout pour une petite entreprise.

Le résultat le plus probable, selon les avocats, est que Kardashian pourrait être contraint de conclure un accord privé avec Beauty Concepts, soit sous licence des droits de marque à SKKN +, soit en signant un chèque de règlement.

Allégations de crédits

Une pression publique supplémentaire pour régler le différend pourrait provenir de conversations sur les réseaux sociaux qui ont soulevé des questions quant à savoir si le lancement de Kardashian est le dernier exemple de sa famille volant des concepts aux petites entreprises et aux femmes de couleur.

Les femmes noires dirigent à la fois SKKN + et SKN by LH. Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné que le nom de marque SKKN by Kim semblait étrangement similaire.

Le lancement en 2019 du shapewear de Kardashian a été assombri par la controverse sur son nom d’origine, Kimono. Le maire de Kyoto, au Japon, a publiquement soutenu qu’il s’agissait d’un excellent exemple d’appropriation culturelle, et la ligne a ensuite été rebaptisée Skims.

Plus récemment, la sœur cadette de Kardashian, Kendall Jenner, a fait face à des allégations selon lesquelles sa marque de tequila 818 violait la marque Tequila 512, ainsi qu’à des contrecoups selon lesquels elle s’était appropriée la culture mexicaine dans les supports marketing pour vendre son produit. Et en 2020, une créatrice de Los Angeles – et une femme noire – a accusé sa sœur Khloe Kardashian d’avoir acheté et copié le body scintillant signature de son entreprise.

Dans le cas de SKKN by Kim, les droits de marque sont troubles et il n’est pas clair si Kardashian aurait connu le salon SKKN + avant de déposer sa demande de marque. Selon Davis, une opinion publique négative du lancement de Kardashian pourrait persister malgré le résultat de la procédure de marque.

“Certaines personnes pourraient ne pas avoir l’impression que ce que Kim fait est éthiquement juste, mais en termes de ce qui est légalement juste, elle peut très bien être dans son droit”, a déclaré Davis.

Cette augmentation des discussions sur les réseaux sociaux autour du lancement pourrait également pousser Kardashian à résoudre à l’amiable le différend avec Beauty Concepts, a-t-elle déclaré.

“Je pense que parfois le tribunal des médias sociaux est beaucoup plus rapide que les tribunaux normaux”, a-t-elle déclaré. “Si ces conversations deviennent suffisamment animées, cela peut amener Kim à dire:” Hé, je vais vous faire un chèque.

Les avocats de Kardashian, Beauty Concepts et SKN by LH n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.


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